Patent Eşdeğer Unsurlar: Tecavüzde Eşdeğerlik Testi

Patent hakkına tecavüz, yalnızca patent istemlerinde belirtilen teknik unsurların birebir kullanılmasından kaynaklanmaz. Bir ürün veya usulde, patent istemindeki unsurun yerine farklı bir unsur kullanılmış olsa bile bu unsur esas itibarıyla aynı işlevi görüyor, bu işlevi aynı şekilde gerçekleştiriyor ve aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa eşdeğerlik yoluyla patent hakkına tecavüz söz konusu olabilir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 89/5 uyarınca patent eşdeğer unsurlar incelemesi, yalnızca kullanılan parçaların isimlerini veya dış görünüşlerini değil, teknik işlevlerini ve çalışma biçimlerini esas alır. Bununla birlikte eşdeğerlik koruması sınırsız değildir; patent istemleri, başvuru sürecindeki beyanlar ve üçüncü kişilerin hukuki güvenliği birlikte değerlendirilir.

Patentte Eşdeğer Unsur Nedir?

Eşdeğer unsur, patent isteminde tanımlanan teknik unsurdan farklı olmasına rağmen onunla esas itibarıyla aynı işlevi, aynı gerçekleştirme biçimiyle yerine getirerek aynı teknik sonucu sağlayan unsurdur.

Patent koruması, istemlerde kullanılan her kelimenin yalnızca sözlük anlamıyla uygulanmasıyla sınırlı değildir. Aksi takdirde üçüncü kişiler, patentli teknik çözümde esaslı bir değişiklik yapmadan, yalnızca bazı parçaların biçimini, malzemesini veya adını değiştirerek korumadan kaçınabilir.

Eşdeğerlik ilkesi, bu tür durumlarda patent sahibinin hak ettiği korumanın etkisiz hâle gelmesini önlemeyi amaçlar. Ancak ilke, patent sahibinin istemlerinde talep etmediği bütün alternatif teknik çözümleri sonradan koruma kapsamına almasına da izin vermez.

Burada iki menfaat arasında denge kurulmalıdır:

• Patent sahibinin korunması: Patentli teknik çözümün yalnızca görünüşte değiştirilerek izinsiz kullanılmasının önlenmesi.
• Üçüncü kişilerin hukuki güvenliği: Rakiplerin ve diğer üreticilerin patent istemlerinden hareketle hangi teknik faaliyetlerin yasaklanabileceğini makul biçimde öngörebilmesi.

Bu denge, SMK m. 89/3’te açıkça düzenlenmiştir. Kanuna göre istemler, patent sahibine hakkı olan korumayı sağlarken üçüncü kişiler bakımından da koruma kapsamını makul düzeyde belirli kılacak şekilde yorumlanmalıdır.

İstemlerin genel yorum yöntemi ve korumanın başlangıç sınırları hakkında patent istemlerinin yorumu ve koruma kapsamı konusundaki açıklamalar ayrıca değerlendirilmelidir. Bu makalenin konusu, özellikle istemdeki teknik unsurun yerine kullanılan farklı bir unsurun eşdeğer sayılıp sayılamayacağıdır.

Eşdeğerlik İncelemesinin Yasal Dayanağı: SMK Madde 89

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 89. maddesi, patent başvurusunun ve patentin sağladığı korumanın kapsamını düzenler. Eşdeğer unsurlar bakımından özellikle maddenin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları birlikte önem taşır.

Bu hükümden üç temel sonuç çıkar:

1. Eşdeğerlik, patent isteminden bağımsız ve sınırsız bir koruma alanı oluşturmaz. İnceleme, istemde talep edilen teknik unsur üzerinden yapılır.
2. Eşdeğer kabulü için aynı işlev, aynı gerçekleştirme biçimi ve aynı teknik sonuç birlikte araştırılır.
3. Eşdeğerlik değerlendirmesinde, tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihteki teknik durum dikkate alınır.

Kanunun kullandığı “genel olarak” ifadesi de önemlidir. Üç teknik ölçütün karşılanması, başvuru sürecinde kapsamın açıkça sınırlandırılması gibi diğer hukuki değerlendirmelerin gereksiz olduğu anlamına gelmez.

SMK m. 89/6 ise patentin verilmesiyle ilgili işlemler sırasında veya patentin geçerliliği süresince patent başvurusu ya da patent sahibinin koruma kapsamına ilişkin beyanlarının dikkate alınmasını öngörür. Dolayısıyla eşdeğerlik incelemesi, yalnız teknik karşılaştırmayla tamamlanmaz.

Patent Eşdeğer Unsurlar İncelemesinde Üç Şart

SMK m. 89/5 çerçevesinde eşdeğer unsur değerlendirmesinin merkezinde işlev–gerçekleştirme biçimi–sonuç testi bulunur. Bu üç ölçüt birbirinin yerine geçmez; her biri ayrı ayrı incelenmelidir.

1. Aynı işlevi görme şartı

İlk aşamada, patent istemindeki teknik unsurun ne işe yaradığı belirlenir. Ardından ihlal iddiasına konu ürün veya usulde bulunan farklı unsurun aynı teknik işlevi yerine getirip getirmediği araştırılır.

Örneğin patent istemindeki bir unsurun işlevi, mekanik sistemde oluşan titreşimin belirli ölçüde azaltılması olabilir. Karşılaştırılan üründe farklı malzemeden yapılmış bir parçanın da titreşimi azaltması, işlev yönünden benzerlik bulunduğuna işaret edebilir.

Ancak yalnızca her iki parçanın titreşimi azaltması, eşdeğerlik için yeterli değildir. Titreşim azaltma işlevinin hangi teknik yöntemle gerçekleştirildiği ve hangi sonucun elde edildiği de belirlenmelidir.

Önemli ayrım: Aynı amaca hizmet etmek ile patent istemindeki unsurun aynı teknik işlevini yerine getirmek her zaman aynı şey değildir. İşlev, mümkün olduğunca istemdeki somut teknik göreve bağlanmalıdır.

2. İşlevi aynı şekilde gerçekleştirme şartı

Eşdeğerlik incelemesinin en belirleyici aşamalarından biri, karşılaştırılan unsurların çalışma biçimidir.

İki teknik unsur aynı işlevi görüyor ve aynı sonucu doğuruyor olabilir. Buna rağmen işlevi esaslı biçimde farklı teknik mekanizmalarla gerçekleştiriyorlarsa eşdeğerlik koşulları karşılanmayabilir.

Örneğin bir sistemde mekanik basınç yoluyla gerçekleşen işlevin başka bir sistemde elektronik algılama ve motor kontrolüyle gerçekleştirilmesi, aynı amaca ulaşılmasına rağmen farklı teknik çalışma ilkelerinin söz konusu olduğunu gösterebilir.

Bu durumda incelenmesi gereken husus, kullanılan unsurların yalnızca fiziksel biçimlerinin farklılığı değil, teknik işleyişlerinin esas itibarıyla farklı olup olmadığıdır.

Malzeme değişikliği, ölçü farkı veya parçanın farklı biçimde üretilmesi tek başına farklı çalışma yöntemi bulunduğunu kanıtlamaz. Bunun karşıtı da geçerlidir: Aynı işlevi yerine getiren her alternatif yöntem eşdeğer değildir.

3. Aynı teknik sonucu ortaya çıkarma şartı

Üçüncü aşamada, iki teknik unsurun gerçekleştirdiği işlev sonucunda ortaya çıkan teknik etki değerlendirilir.

Burada yalnızca ürünlerin genel kullanım amaçlarının veya ticari sonuçlarının aynı olması yeterli değildir. Patent isteminde korunan unsurun sağladığı somut teknik sonuç belirlenmelidir.

Örneğin iki farklı bağlantı unsurunun aynı makine parçasını sabitlemesi, genel sonuç bakımından benzerlik gösterebilir. Ancak patent konusu unsurun sağladığı özel teknik sonucun titreşim altında bağlantı kuvvetini belirli biçimde korumak olması hâlinde, diğer unsurun da bu etkiyi ortaya çıkarıp çıkarmadığı incelenmelidir.

Teknik sonucun aynı olup olmadığı, ihtiyaç duyulan durumlarda ölçüm, deney, numune incelemesi ve uzman değerlendirmesiyle belirlenir.

Üç ölçütün birlikte karşılanması, eşdeğerliğin teknik temelini oluşturur. Bunun ardından istemlerin hukuki sınırları ve patent sahibinin ilgili beyanları ayrıca değerlendirilmelidir.

Lafzi Patent Tecavüzü ile Eşdeğerlik Yoluyla Tecavüz Arasındaki Fark

Patent hakkına tecavüz incelemesinde, teknik unsurun istem kapsamında doğrudan bulunması ile eşdeğer bir unsur kullanılması birbirinden ayrılır.

Lafzi veya birebir tecavüzde, istemin doğru yorumlanması sonucunda belirlenen teknik özellikler, ihlal iddiasına konu ürün veya usulde bulunur.

Eşdeğerlik yoluyla tecavüzde ise istemdeki bir teknik özellik birebir bulunmamakla birlikte onun yerine kullanılan farklı unsurun kanuni eşdeğerlik koşullarını karşıladığı ileri sürülür.

Bir bağımsız istemin zorunlu teknik özelliklerinin tamamı veya bunların eşdeğerleri karşılaştırılan ürün ya da usulde bulunmuyorsa, kural olarak o istem bakımından tecavüz sonucuna ulaşılamaz. Bağımsız istemde karşılanmayan bir özelliğin, o isteme bağımlı istemin incelenmesinde nasıl sonuç doğurduğu da istem ilişkisine göre değerlendirilir.

Öte yandan karşılaştırılan ürünün patentte yer almayan ilave özellikler taşıması, tek başına tecavüzü ortadan kaldırmaz. SMK m. 89/7, patentteki örneklerin istemleri otomatik olarak daraltamayacağını ve ilave özelliklerin koruma dışına çıkmak için tek başına yeterli olmadığını ortaya koyar.

İhlal teşkil ettiği ileri sürülen üretim, satış, ithalat ve usul kullanımı gibi fiillerin kanuni nitelendirilmesi ise patent hakkına tecavüz sayılan fiiller kapsamında ayrıca yapılır. Eşdeğerlik bulunması, SMK m. 141 kapsamında somut bir tecavüz fiilinin gerçekleştiğinin araştırılmasına olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz.

Eşdeğerlik Korumasının Sınırları Nelerdir?

Eşdeğerler ilkesi, patent hakkının etkin korunmasını sağlasa da istemlerin belirlilik işlevini ortadan kaldıramaz. SMK m. 89/2, 89/3 ve 89/6 bu bakımdan önemlidir.

İstemde talep edilmeyen özellikler sonradan korumaya eklenebilir mi?

SMK m. 89/2 uyarınca istemler, kullanılan kelimelerin anlamlarıyla mutlak biçimde sınırlanamaz. Bununla birlikte buluş sahibi tarafından düşünülmüş fakat istemlerde talep edilmemiş özellikler, yalnızca tarifname ve resimlerin yorumlanması yoluyla koruma kapsamına dâhil edilemez.

Dolayısıyla patentin tarifnamesinde bir teknik çözümden söz edilmiş olması, o çözümün istemlerin kapsamından bağımsız olarak korunacağı anlamına gelmez.

Eşdeğerlik, istemde talep edilen bir unsurun yerine kullanılan farklı unsurun değerlendirilmesidir. İstemde karşılığı bulunmayan bütünüyle yeni bir teknik unsurun, yalnız buluşun genel amacına benzemesi sebebiyle korumaya eklenmesi değildir.

Patent başvurusu sırasında yapılan sınırlamalar eşdeğerlik iddiasını etkiler mi?

Evet. SMK m. 89/6 gereğince patent sahibinin patentin verilmesiyle ilgili işlemler sırasında veya patentin geçerliliği süresince koruma kapsamına ilişkin yaptığı beyanlar dikkate alınır.

Örneğin patent başvurusunda belirli bir teknik unsur başlangıçta geniş biçimde tanımlanmış, ancak inceleme sırasında patent verilebilirliği sağlamak veya açıklık itirazını gidermek amacıyla kapsam belirli unsurlarla sınırlandırılmış olabilir.

Bu durumda patent sahibinin sonradan kapsam dışında kalan bir alternatifi eşdeğer unsur olarak ileri sürüp süremeyeceği, sınırlandırmanın içeriği ve gerekçesi ışığında değerlendirilmelidir.

Özellikle şu belgeler önem taşır:

• İlk başvurudaki istemler ve tarifname.
• Araştırma ve inceleme sürecindeki bildirimler.
• Başvuru sahibinin teknik ve hukuki açıklamaları.
• İstem değişiklikleri ve bu değişikliklerin gerekçeleri.
• Verilmiş patentin geçerli istemleri.
• Varsa itiraz ve hükümsüzlük süreçlerinde meydana gelen değişiklikler.

Her istem değişikliği otomatik olarak bütün eşdeğerlik iddialarından vazgeçildiği anlamına gelmez. Hangi teknik alternatifin, hangi açıklama veya sınırlandırmayla koruma dışında bırakıldığı somut biçimde belirlenmelidir.

Bu konunun başvuru hukukuyla ilgili yönü, patent başvurusunda istem değişikliği ve kapsam aşımı incelemesinden ayrıdır. Eşdeğerlik uyuşmazlığında geçmiş değişiklikler, özellikle mevcut koruma kapsamının belirlenmesinde önem taşır.

Üçüncü kişilerin hukuki güvenliği neden önemlidir?

Patent sicili ve yayımlanan istemler, yalnız patent sahibini değil, aynı teknik alanda faaliyet gösteren üçüncü kişileri de ilgilendirir.

Bir üreticinin, patent istemlerini ve ilgili başvuru belgelerini inceleyerek belirli bir teknik çözümün koruma dışında kaldığını makul biçimde değerlendirebilmesi gerekir.

Patent sahibi tarafından açıkça daraltılan koruma kapsamının, sonradan sınırsız bir eşdeğerlik yorumuyla genişletilmesi bu öngörülebilirliği zedeleyebilir.

Bu nedenle eşdeğerlik ilkesi, hem patent sahibinin hakkaniyete uygun korunmasını hem de patent sisteminin kamuya açıklama ve hukuki belirlilik işlevini gözeterek uygulanmalıdır.

Patent Eşdeğer Unsurlar İncelemesine Somut Örnekler

Aşağıdaki örnekler belirli bir patent veya gerçek uyuşmazlık hakkında verilmiş kararlar değildir. Üçlü eşdeğerlik testinin nasıl uygulanabileceğini göstermek amacıyla oluşturulmuş varsayımsal teknik durumlardır.

Örnek 1: Metal yay yerine polimer esaslı elastik eleman kullanılması

Bir patent isteminde hareketli parçanın belirli yönde geri döndürülmesini sağlayan yaylı bir mekanizma tanımlandığını varsayalım.

İhlal iddiasına konu üründe metal yay yerine polimer esaslı elastik bir eleman kullanılmaktadır.

Bu durumda yalnızca malzemenin değişmiş olması eşdeğerliğin bulunmadığı anlamına gelmez. Şu sorular cevaplanmalıdır:

• Her iki unsur da hareketli parçayı başlangıç konumuna geri döndürme işlevini mi yerine getirmektedir?
• Bu işlev esas itibarıyla aynı elastik deformasyon ve kuvvet aktarımı yöntemiyle mi gerçekleşmektedir?
• İstemde öngörülen teknik geri dönüş sonucu aynı biçimde mi sağlanmaktadır?
• Patent isteminde metal malzeme, teknik çözümün kapsamını belirleyen özel ve sınırlayıcı bir özellik midir?
• Başvuru sürecinde diğer elastik malzemeler açıkça kapsam dışına çıkarılmış mıdır?

Üç teknik ölçüt karşılanıyor ve koruma kapsamından kaynaklanan başka bir engel bulunmuyorsa eşdeğerlik iddiası hukuken değerlendirilebilir.

Örnek 2: Mekanik kontrol yerine elektronik kontrol kullanılması

Bir patent isteminde mekanik temasla çalışan ve hareketi belirli noktada durduran bir düzenek bulunduğunu varsayalım.

Karşılaştırılan sistem aynı hareketi elektronik sensör ve yazılım kontrollü motor aracılığıyla durdurmaktadır.

Her iki sistem aynı genel sonuca ulaşmasına rağmen işlevi gerçekleştirme yöntemleri esaslı biçimde farklı olabilir.

Bu nedenle yalnızca hareketin aynı noktada durması, elektronik kontrol sisteminin mekanik düzenekle eşdeğer kabul edilmesi için yeterli değildir.

Somut istemin teknik özellikleri, tarifname, ilgili teknik alandaki bilgi ve sistemlerin çalışma mekanizmaları incelenmeden kesin sonuca ulaşılamaz.

Örnek 3: Patentli sisteme ilave özellik eklenmesi

Patent isteminde A, B ve C teknik özelliklerinden oluşan bir düzenek bulunduğunu; rakip üründe A, B ve C özelliklerine ek olarak D özelliğinin kullanıldığını varsayalım.

D özelliğinin eklenmesi, A, B ve C özellikleri hâlen istemi karşılıyorsa patent hakkına tecavüzü kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

Buna karşılık rakip üründe C özelliğinin yerine C’nin esas itibarıyla aynı işlevini aynı şekilde yerine getirip aynı sonucu ortaya çıkaran farklı bir unsur kullanılmışsa eşdeğerlik incelemesi gündeme gelir.

Rakip üründe C özelliği ve eşdeğeri bulunmuyorsa, yalnızca A ve B özelliklerinin mevcut olması ilgili istem bakımından tecavüz sonucunu desteklemek için yeterli olmayabilir.

Eşdeğerlik Yoluyla Patent Tecavüzünde Deliller ve İspat

Eşdeğerlik iddiası, teknik değerlendirme gerektiren bir hukuki iddiadır. Patent sahibinin yalnızca ürünlerin benzer göründüğünü, aynı amaçla kullanıldığını veya aynı sektörde pazarlandığını göstermesi yeterli değildir.

İddia edilen eşdeğerlik, patent istemindeki belirli teknik unsurla karşılaştırılan farklı unsur arasındaki bağlantı üzerinden somutlaştırılmalıdır.

Hangi teknik belgeler önemlidir?

Uyuşmazlığın niteliğine göre aşağıdaki bilgi ve belgeler önem taşıyabilir:

• Patent belgesi: İhlal dönemi bakımından dikkate alınacak istemler, tarifname ve resimler.
• Başvuru geçmişi: İstem değişiklikleri, inceleme aşamasındaki açıklamalar ve koruma kapsamına ilişkin beyanlar.
• Ürün belgeleri: Teknik çizimler, üretim dosyaları, parça özellikleri, kullanım talimatları ve teknik kataloglar.
• Numune ve fiziksel bulgular: İhlal iddiasına konu ürünün kendisi, bileşenleri ve gerektiğinde incelenebilecek örnekleri.
• Test ve deney sonuçları: Malzeme analizleri, çalışma ölçümleri, kimyasal analizler veya başka teknik incelemeler.
• Uzman değerlendirmeleri: İlgili teknik alanda hazırlanmış, yöntemini ve bulgularını açıklayan teknik raporlar.
• İhlal dönemine ilişkin belgeler: Ürünün ilgili tarihteki teknik yapısını, kullanılan usulü veya sonradan gerçekleşen değişiklikleri gösteren kayıtlar.

SMK m. 89/5’in tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihi esas alması nedeniyle, incelemeye konu ürünün veya usulün ilgili tarihteki teknik özelliklerinin belirlenmesi önemlidir.

Dava açıldıktan sonra üründe gerçekleştirilen değişiklikler, geçmişteki kullanımın teknik niteliğini kendiliğinden değiştirmez. Bu nedenle gerektiğinde önceki ürün versiyonları ve kullanım durumları ayrıca incelenmelidir.

Bilirkişi eşdeğerlik değerlendirmesinde neyi açıklamalıdır?

Eşdeğerlik bakımından teknik incelemenin yeterli olabilmesi için bilirkişi değerlendirmesinin yalnızca “ürünler benzerdir” veya “ürünler farklıdır” sonucuyla sınırlı kalmaması gerekir.

Özellikle ihtilaflı teknik unsur bakımından şu hususların gerekçelendirilmesi önemlidir:

1. İstemdeki teknik unsurun görevi ve buluşun çalışma sistemi içindeki yeri.
2. Karşılaştırılan üründe veya usulde bunun karşılığı olduğu ileri sürülen unsur.
3. İki unsurun teknik işlevlerinin aynı olup olmadığı.
4. İşlevin esas itibarıyla aynı şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği.
5. Aynı teknik sonucun elde edilip edilmediği.
6. Gerektiğinde bu sonuçları destekleyen deney, ölçüm veya analizler.

Bu değerlendirme teknik boyutu aydınlatır. Patent sahibinin beyanlarının hukuki etkisi, istemlerin koruma sınırı ve tecavüzün kanuni şartlarının oluşup oluşmadığı ise mahkemenin değerlendirmesine tabidir.

Somut istem–ürün eşleştirme yöntemi, bilirkişi raporunun kapsamı ve teknik karşılaştırma tablosunun hazırlanması hakkında patent ihlalinde istem–ürün karşılaştırması ve bilirkişi incelemesi başlıklı ayrı çalışma incelenebilir.

Ürünün sonradan değiştirilmesi, teknik verilere erişilememesi veya numunelerin korunması ihtiyacında patent ihlalinde delil tespiti ayrıca önem kazanır.

Eşdeğer Unsurlara İlişkin Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları

Patent eşdeğerliği, somut teknik olayın özelliklerine ve uygulanacak mevzuat dönemine göre değerlendirilir. Aşağıdaki kararlar, özellikle eşdeğerlik testinin uygulanması, yeterli teknik inceleme ve başvuru sırasında yapılan kapsam sınırlamalarının etkisi bakımından önem taşır.

1. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 23.09.2024, E. 2023/4792, K. 2024/6630

Uyuşmazlıkta, patentli bir yanık tedavisi kremine karşı davalının ürettiği başka bir kremin patent hakkına tecavüz oluşturup oluşturmadığı tartışılmıştır.

İlk derece mahkemesi, alınan bilirkişi raporlarına dayanarak ürün içeriklerinin farklı olduğu gerekçesiyle davayı reddetmiş; bölge adliye mahkemesi de bu kararı uygun bulmuştur.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise incelemenin yalnızca evrak üzerinden yapılmasını yeterli görmemiştir.

Daire, SMK m. 89/1 ve 89/5 hükümlerini dikkate alarak patentin istemleriyle davalının ürününün fiilen karşılaştırılması, gerekli kimyasal analizlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili teknik alanda uzman bilirkişilerden yeterli rapor alınması gerektiğini belirtmiştir.

Bu nedenle bölge adliye mahkemesi kararı bozularak kaldırılmış ve dosya yeniden değerlendirme yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilmiştir.

Kararın önemi: Eşdeğerlik iddiası bakımından teknik incelemenin somut olaya uygun ve yeterli olması gerektiğini göstermektedir. Yargıtay bu kararda davalı ürününün kesin olarak patente tecavüz ettiğini tespit etmemiş; eksik inceleme sebebiyle bozma kararı vermiştir.

2. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 20.04.2022, E. 2020/1627, K. 2022/3225

Bu kararda uyuşmazlık, uçak gövdelerinde kullanılan parçaların şekillendirilmesine ilişkin patentli bir çentik form tezgâhı üzerinde yoğunlaşmıştır.

İlk derece ve bölge adliye mahkemesi değerlendirmelerinde, patentin ana isteminde yer alan belirli bir aparatın incelenen tezgahta bulunmaması nedeniyle tecavüz bulunmadığı kabul edilmiştir.

Yargıtay ise teknik unsurun yokluğunun ve sistem üzerindeki etkisinin daha farklı değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Kararda, tartışmalı aparatın patentli sistemin çalışma prensibini engellemeyen, sökülüp takılabilen ve kullanımı kolaylaştıran niteliği üzerinde durulmuştur.

İncelenen tezgâhın aynı işlevi aynı şekilde gerçekleştirip aynı sonucu ortaya çıkarması nedeniyle eşdeğerlik yoluyla tecavüz bulunduğunun kabulü gerektiği belirtilerek karşı dava bakımından bozma kararı verilmiştir.

Ayrıca geçmiş kullanımın ispatıyla ilgili tanık dinletme talebinin reddedilmesi de bozma gerekçelerinden biri olmuştur.

Kararın önemi: Teknik bir parçanın bulunmadığı veya farklı olduğu iddiasının, sistemin gerçek çalışma biçiminden bağımsız değerlendirilemeyeceğini göstermektedir.

Bu kararın dayandığı somut olayda 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uygulanmıştır. Bu nedenle kararın gerekçesi, güncel uyuşmazlıklarda 6769 sayılı SMK m. 89 hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

3. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi, 10.12.2019, E. 2017/3395, K. 2019/2712

Bu uyuşmazlıkta, bir farmasötik kompozisyon patentindeki karbonhidrat unsurları ile davalının ürününde kullanılan farklı bir karbonhidratın eşdeğer olup olmadığı tartışılmıştır.

Patent başvurusunun önceki hâlinde daha geniş bir karbonhidrat ifadesi kullanılmış, patentin verilme sürecinde ise istemler belirli karbonhidratlarla sınırlandırılmıştır.

Davacı, davalı ürününde bulunan maltozun, istemde sayılan karbonhidratlarla eşdeğer olduğunu ileri sürmüştür.

Bölge adliye mahkemesi, patentin verilmesi sırasında yapılan sınırlandırmayı ve başvuru sahibinin koruma kapsamına ilişkin beyanlarını değerlendirmiştir. Mahkeme, istemin belirli karbonhidratlarla sınırlandırılması karşısında kapsam dışında bırakılan alternatif için eşdeğerlik iddiasının kabul edilemeyeceği sonucuna ulaşarak istinaf istemini esastan reddetmiştir.

Kararın önemi: Teknik benzerliğin tek başına belirleyici olmadığını; başvuru sürecindeki kapsam sınırlamalarının eşdeğerlik iddiasının hukuki sonucunu etkileyebileceğini göstermektedir.

Bu karar da uyuşmazlık döneminde uygulanması gereken 551 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde verilmiştir. Güncel kanuni karşılığı bakımından özellikle SMK m. 89/6 önemlidir.

Kararlardan çıkan hukuki değerlendirme

İncelenen kararlar birlikte değerlendirildiğinde, eşdeğerlik uyuşmazlığında üç ayrı sorunun birbirinden ayrılması gerektiği görülür:

• Farklı teknik unsur, istemdeki unsurla aynı işlevi aynı şekilde gerçekleştirip aynı sonucu sağlıyor mu?
• Bu husus, somut ürün veya usul üzerinde yeterli teknik incelemeyle ortaya konulmuş mu?
• Patent istemleri ve başvuru sürecindeki beyanlar, ileri sürülen eşdeğerlik korumasına hukuken izin veriyor mu?

Bu kararların herhangi biri, her malzeme değişikliğinin veya eksik parçanın otomatik biçimde eşdeğer sayılacağı anlamına gelmez. Teknik olgular ve başvuru geçmişi her uyuşmazlıkta ayrı incelenmelidir.

Eşdeğerlik Yoluyla Patent Tecavüzü İddiasına Karşı Hangi Savunmalar İleri Sürülebilir?

Patent hakkına tecavüz iddiasıyla karşılaşan kişinin, yalnızca ürününde patent istemindeki parçanın birebir bulunmadığını söylemesi her zaman yeterli değildir. Eşdeğerlik ihtimali de değerlendirilmelidir.

Somut olayın özelliklerine göre aşağıdaki savunmalar gündeme gelebilir.

1. Eşdeğerlik koşullarının karşılanmadığı savunması

İddia konusu teknik unsurun istemdeki unsurla aynı işlevi görmediği, işlevi farklı şekilde gerçekleştirdiği veya farklı teknik sonuç ortaya çıkardığı ileri sürülebilir.

Bu savunmanın güçlü olabilmesi için yalnızca sonuç farklılığı iddia etmek yerine teknik çalışma sistemi somut belgelerle açıklanmalıdır.

Üçlü eşdeğerlik ölçütlerinden birinin karşılanmadığının ortaya konulması, iddia edilen unsur bakımından eşdeğerliğin bulunmadığı sonucunu destekleyebilir.

2. İstemdeki zorunlu unsurun veya eşdeğerinin bulunmadığı savunması

Patent istemindeki bir teknik özelliğin karşılaştırılan üründe veya usulde bulunmadığı ve bu özelliğin yerine eşdeğer bir unsur da kullanılmadığı gösterilebilir.

Burada yalnızca parçaların adlarının farklı olması değil, istemde korunan teknik çözümün ilgili özelliklerinin karşılanıp karşılanmadığı önemlidir.

3. Başvuru sırasında yapılan sınırlamaya dayanılması

Patent sahibinin, patentin verilmesi sürecinde belirli alternatif teknik çözümleri kapsam dışında bıraktığı savunulabilir.

Bu iddiada hangi istemin, hangi işlemde, ne şekilde ve hangi gerekçeyle sınırlandırıldığı açıkça gösterilmelidir.

Başvuru geçmişindeki her ifade otomatik hak kaybı olarak yorumlanamaz. Savunma, gerçekten koruma kapsamına etki eden beyanlara dayanmalıdır.

4. Bağımsız ve farklı teknik çözüm kullanıldığı savunması

Davalı ürünün aynı teknik problemi farklı çalışma ilkelerine dayalı bir yöntemle çözdüğü ortaya konulabilir.

Ancak kullanılan çözümün daha yeni, daha verimli veya teknolojik bakımdan gelişmiş olması tek başına patent tecavüzünü ortadan kaldırmaz.

Ayrıca davalının kendi adına patent almış olması da önceki tarihli başka bir patentin ihlal edilmediğini kendiliğinden göstermez. Patent verilebilirlik ile üçüncü kişilerin patentlerine karşı kullanım serbestliği farklı hukuki incelemelerdir.

Bu ayrım özellikle patent kullanım serbestliği (FTO) araştırması bakımından önemlidir.

5. Patentin geçerliliğine ilişkin itirazlar

Patent isteminin daha önce açıklanmış teknik bilgiler karşısında yeni olmadığı, buluş basamağı taşımadığı veya başka hükümsüzlük nedenlerinin bulunduğu ileri sürülebilir.

Ancak eşdeğerlik incelemesi ile patentin hükümsüzlüğü incelemesi aynı değildir.

Bir ürünün patent istemiyle eşdeğerlik ilişkisi içinde bulunup bulunmadığı, tecavüz değerlendirmesine ilişkindir. Patentin hukuken geçerli olup olmadığı ise ayrı şartlar çerçevesinde değerlendirilir.

Bu nedenle patentte yenilik şartı, buluş basamağı ve patent hükümsüzlüğü davası ile eşdeğerlik iddiasının hukuki temelleri birbirine karıştırılmamalıdır.

Patent ihlali ihtarnamesine muhatap olan kişi bakımından teknik ve hukuki savunmanın oluşturulması, ayrıca patent ihlali ihtarnamesine cevap kapsamında değerlendirilir. Tecavüz bulunmadığının mahkeme kararıyla belirlenmesinin istendiği durumlarda ise patent tecavüzünün mevcut olmadığının tespiti davası gündeme gelebilir.

Eşdeğer Unsur Tespiti Patent Tecavüzü Davasının Sonucunu Nasıl Etkiler?

Bir ürünün veya usulün patent istemindeki teknik unsurları birebir karşılamaması, eşdeğerlik iddiasının reddedilmesi için her zaman yeterli değildir.

Mahkeme, SMK m. 89 çerçevesinde eşdeğerlik bulunduğu sonucuna ulaşırsa, ilgili ürün veya usulün patent koruması kapsamında kalıp kalmadığını buna göre değerlendirir.

Bununla birlikte patent koruması kapsamında kalan teknik çözümün kullanılması ile patent hakkına hukuken tecavüz edilmesi arasında ayrıca değerlendirilmesi gereken unsurlar bulunur.

Özellikle kullanımın izinsiz olup olmadığı, SMK m. 141 kapsamında bir tecavüz fiilinin gerçekleşip gerçekleşmediği ve uygulanabilecek kanuni istisnalar dikkate alınır.

Eşdeğerlik yoluyla tecavüzün varlığı sonucuna ulaşılması, ileri sürülen her tazminat veya diğer hukuki talebin kendiliğinden kabulü anlamına gelmez. Her talebin kendine özgü şartlarının ayrıca gerçekleşmesi gerekir.

Davada ileri sürülebilecek talepler ve yargılama süreci konusunda patent hakkına tecavüz davası hakkında hazırlanan açıklamalar esas alınmalıdır. Eşdeğerlik bu davada teknik koruma kapsamının belirlenmesine ilişkin hukuki sorunlardan biridir.

Patent Eşdeğer Unsurlar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Patentteki bir parçanın değiştirilmesi patent ihlalini önler mi?

Her zaman önlemez. Değiştirilen parçanın yerine kullanılan unsur, istemdeki teknik unsurla aynı işlevi aynı şekilde gerçekleştiriyor ve aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa eşdeğerlik yoluyla tecavüz söz konusu olabilir. İstemlerin kapsamı ve başvuru sürecindeki sınırlamalar da değerlendirilmelidir.

2. İki ürünün aynı sonucu vermesi eşdeğerlik için yeterli midir?

Hayır. SMK m. 89/5 uyarınca aynı sonucun yanı sıra aynı işlevin ve bu işlevin esas itibarıyla aynı şekilde gerçekleştirilmesinin de araştırılması gerekir. Aynı sonuca farklı teknik çalışma prensipleriyle ulaşılması, eşdeğerliğin bulunmadığı sonucunu destekleyebilir.

3. Patent isteminde yer almayan bir unsur eşdeğer kabul edilebilir mi?

İstemde talep edilen bir teknik unsurun yerine kullanılan farklı unsur, kanuni koşulları taşıyorsa eşdeğer olarak değerlendirilebilir. Ancak bu, istemlerde karşılığı bulunmayan her teknik özelliğin korumaya dâhil edilebileceği anlamına gelmez. SMK m. 89/2 ve 89/3’teki sınırlar korunmalıdır.

4. Patent başvurusunda daraltılan istemler sonradan eşdeğerlik yoluyla genişletilebilir mi?

Başvuru sırasında yapılan kapsam sınırlamaları ve patent sahibinin beyanları SMK m. 89/6 uyarınca dikkate alınır. Belirli teknik alternatiflerin kapsam dışında bırakılması, sonradan bu alternatifler yönünden eşdeğerlik ileri sürülmesini engelleyebilir. Ancak her değişiklik otomatik ve sınırsız bir eşdeğerlik yasağı oluşturmaz.

5. Patent eşdeğerliği bilirkişi incelemesi olmadan belirlenebilir mi?

İnceleme özel veya teknik bilgi gerektiriyorsa bilirkişi değerlendirmesi önem taşır. Özellikle karmaşık mekanik, elektronik, kimyasal veya farmasötik uyuşmazlıklarda somut teknik analizler gerekebilir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 23.09.2024 tarihli, E. 2023/4792 ve K. 2024/6630 sayılı kararı, ilgili uyuşmazlıkta yalnız evrak üzerinden yapılan incelemeyi yeterli bulmamıştır.

6. Rakip ürünün ayrıca patentli olması, eşdeğerlik yoluyla tecavüzü engeller mi?

Hayır. Rakip ürünün ayrıca patentle korunması, önceki tarihli bir patentin ihlal edilmediğini otomatik olarak göstermez. Bir buluşun patent verilebilirlik koşullarını taşıması ile o buluşun üçüncü kişilerin geçerli patent haklarını ihlal etmeden kullanılabilmesi ayrı sorulardır.

7. Eşdeğer unsur incelemesinde hangi tarih esas alınır?

SMK m. 89/5, eşdeğer unsurların değerlendirilmesinde tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihi esas alır. Bu nedenle ürünün veya usulün ilgili tarihteki teknik özellikleri önemlidir. Ayrıca uygulanacak istemlerin ve patentin hukuki durumunun, ilgili işlem ve değişiklikler dikkate alınarak belirlenmesi gerekir.

Sonuç

Patent eşdeğer unsurlar incelemesinde belirleyici olan, iki ürünün aynı görünmesi veya aynı ticari amaca hizmet etmesi değildir. Hukuki değerlendirme, patent istemindeki teknik unsur ile karşılaştırılan farklı unsurun esas itibarıyla aynı işlevi görmesi, bu işlevi aynı şekilde gerçekleştirmesi ve aynı teknik sonucu ortaya çıkarması koşullarına dayanır.

Bu üç koşulun yanında patentin geçerli istemleri, tarifname, resimler, patentin verilmesi ve geçerliliği sürecindeki beyanlar ile üçüncü kişilerin hukuki güvenliği birlikte dikkate alınmalıdır. Özellikle başvuru sırasında yapılan kapsam sınırlamaları, teknik bakımdan benzer görülen bir unsurun hukuken eşdeğer sayılıp sayılamayacağını etkileyebilir.

Eşdeğerlik iddiasının ileri sürülmesi veya bu iddiaya karşı savunma hazırlanması sırasında, uyuşmazlığa konu patentin istemleriyle somut ürün veya usul arasındaki teknik ilişkinin doğru belirlenmesi önemlidir. Patent korumasının kapsamı, teknik inceleme sonuçları ve hukuki taleplerin birlikte değerlendirilmesini gerektiren uyuşmazlıklarda patent hukukunda hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık süreçleri kapsamında somut olayın özelliklerine göre hareket edilmelidir.

Yazar Avukat Fatih Sefer