Marka Lisans Sözleşmesi: Geçerlilik, Kapsam ve Sicil Kaydı

Marka lisans sözleşmesi, marka sahibinin tescilli markasını belirlenen mal veya hizmetlerde, kararlaştırılan sınırlar içinde başka bir kişinin kullanmasına izin verdiği yazılı sözleşmedir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m.24 ve m.148 uyarınca lisans, markanın tamamını veya tescil kapsamındaki belirli mal ve hizmetleri konu alabilir; inhisari ya da inhisari olmayan şekilde kurulabilir. Olağan marka lisansının geçerliliği için yazılı şekil gerekir, sicile kayıt ise kural olarak geçerlilik şartı değildir. Bununla birlikte sicile kaydedilmeyen hakların iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülememesi ve ortak marka lisansındaki özel kayıt şartı, sözleşmenin kurulmasında ayrıca değerlendirilmelidir.

Marka Lisans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Nedir?

Marka lisansı, hak sahipliğinin devri değil, belirli sınırlar içinde kullanım yetkisi verilmesidir. Lisans alan, markanın sahibi hâline gelmez; tescilden doğan asıl hak marka sahibinde kalır. Lisansın karşılığı dönemsel bedel, ciro üzerinden pay veya sabit ödeme olarak kararlaştırılabileceği gibi sözleşme bedelsiz de düzenlenebilir. Bedelsiz lisans da yazılı şekil ve yetkinin kapsamı bakımından değerlendirilir.

SMK m.148/1-2, sınai mülkiyet haklarının işletmeden bağımsız biçimde lisans konusu olabilmesini kabul eder. Bu nedenle marka sahibi, işletmesini devretmeksizin bir üreticiye veya hizmet sağlayıcıya markayı kullanma izni verebilir. Buna karşılık marka devir sözleşmesi, hakkın sahibini değiştirir. Hak sahibinin kim olduğu ve hangi kullanımın engellenebileceği ise marka hakkının kapsamı ile bağlantılıdır.

Lisans sözleşmesi, taraflar arasında borçlandırıcı bir ilişki kurar; markanın kullanımına yönelik izin ile kalite, bedel, raporlama ve denetim gibi yükümlülükler bu ilişkinin parçalarıdır. Sözleşmenin adı tek başına belirleyici değildir: “bayilik”, “distribütörlük” veya “iş ortaklığı” başlıklı bir metnin gerçekten marka kullanım izni verip vermediği, hükümleri ve tarafların yetkili iradeleri üzerinden incelenir.

Kimler Marka Lisansı Verebilir, Hangi Haklar Lisansa Konu Olur?

Lisans verenin markayı lisanslama konusunda tasarruf yetkisine sahip olması gerekir. İlk kontrol, TÜRKPATENT sicilindeki marka sahibi, tescil numarası, koruma kapsamı ve marka üzerindeki kayıtlı işlemlerdir. Lisans veren adına hareket eden temsilcinin yetkisi, tüzel kişilerde imza ve temsil düzeni ayrıca değerlendirilmelidir. Marka birden çok kişinin ortak hak sahipliğindeyse, sözleşmeyi kimin hangi yetkiyle imzalayacağı ortak marka hak sahipliği kuralları çerçevesinde incelenir.

SMK m.24/1’e göre lisans, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı yahut bir kısmı için verilebilir. Dolayısıyla 25. sınıfta birçok ürün bakımından tescilli markanın yalnız ayakkabılarda kullanılması kararlaştırılabilir. “25. sınıfın tamamı” ifadesi ile “yalnız spor ayakkabılar” ifadesi aynı yetkiyi vermez. Tescil kapsamındaki ürünlerin anlaşılır şekilde gösterilmesi, uyuşmazlık hâlinde lisansın sınırını belirler.

SMK m.148/8 uyarınca hukuki işlemlere ilişkin hükümler sınai mülkiyet hakkı başvurularına da uygulanır. Bununla birlikte henüz tescil edilmemiş bir işaret veya derdest başvuru üzerinde kurulan sözleşmede, tescilin gerçekleşmemesi ve başvurunun daraltılması ihtimali ayrıca düzenlenmelidir. Başvuru aşamasındaki kullanım izni, henüz doğmamış tescilli marka hakkını kendiliğinden var etmez. Başvuru ve tescil koşulları ayrı olarak marka başvuru süreci kapsamında değerlendirilir.

Özel durum: SMK m.148/7 uyarınca garanti markasının veya ortak markanın devri ile ortak marka için lisans verilmesi, sicile kayıt hâlinde geçerlidir. Bu istisna, olağan bireysel marka lisansı için geçerli kayıt rejimiyle karıştırılmamalıdır.

İnhisari ve İnhisari Olmayan Marka Lisansı Arasındaki Fark

SMK m.24/2, iki temel lisans türünü düzenler. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans inhisari olmayan lisanstır. Bu varsayım, “tek yetkili” gibi ticari ifadelerin belirsiz bırakıldığı sözleşmelerde özellikle önemlidir.

İnhisarın belirli ürünler, hizmetler veya sözleşmede tanımlanan alan için tanınması mümkündür; sınırlarının muğlak bırakılmaması gerekir. Lisansın bu türlerine bağlı koruma ve lisans alanın haklarına ilişkin ayrıntılı inceleme marka lisans türleri yazısının konusudur. Üçüncü bir kişinin ihlali karşısında lisans alanın kendi adına dava açabilmesi ise SMK m.158’de ayrı koşullara bağlandığından lisans alanın dava açma hakkı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

SMK m.24/3 uyarınca sözleşmede aksi belirtilmemişse lisans alan, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişiye devredemez veya alt lisans veremez. İştirak, alt bayi veya üreticiye marka kullanımının aktarılması öngörülüyorsa bu yetki açıkça düzenlenmelidir. Bir kişinin lisanslı ürünleri satması ile markayı kendi üretiminde kullanmak üzere alt lisans alması aynı hukuki işlem değildir.

Marka Kullanma Yetkisinin Kapsamı Nasıl Belirlenir?

İyi hazırlanmış bir lisans sözleşmesi, yalnız “markayı kullanabilir” demekle yetinmez. İzin verilen kullanımın konusu, zamanı, alanı ve yöntemi ayrıntılı olarak gösterilir. Bunun için şu ayrımlar önemlidir:

• Marka ve tescil: Lisanslanan sözcük, şekil veya birleşik markalar, tescil/başvuru numaralarıyla ayrı ayrı belirlenir; bir markaya verilen izin başka bir markayı kendiliğinden kapsamaz.
• Mal ve hizmetler: Lisans verilen ürün veya hizmetler, sicildeki listeyle uyumlu ve gerektiğinde alt ürün gruplarıyla açık biçimde yazılır.
• Coğrafi alan: Kullanıma izin verilen ülke veya bölgeler ile varsa ülke dışı satış ve tanıtım sınırları belirlenir. Türkiye tescili tek başına yabancı ülkelerde marka hakkı sağlamaz.
• Satış ve iletişim kanalları: Fiziki mağaza, internet sitesi, pazaryeri, sosyal medya, ambalaj, reklam ve alan adı kullanımlarının hangilerinin izin kapsamında olduğu belirtilir.
• Süre: Başlangıç, bitiş, uzama, marka tescilinin yenilenmesiyle ilişki ve sözleşmenin sona ermesine bağlı kullanım sınırı kararlaştırılır.
• Alt lisans ve değişiklikler: Üçüncü kişilere izin verilip verilemeyeceği, markanın görsel biçiminde değişiklik yapılıp yapılamayacağı ve değişiklik onay usulü yazılır.

Özellikle e-ticarette markanın ürün başlığında, mağaza adında veya çevrim içi reklamda gösterilmesi, basılı ambalaj kullanımından farklı yetki sorunları doğurabilir. Lisans sözleşmesinin dijital mecraları kapsaması bu nedenle açık olmalıdır. Buna rağmen her dijital kullanım lisansa dayanmak zorunda değildir; üçüncü kişilerin ürünleri hukuka uygun biçimde yeniden satışı bakımından marka hakkının tükenmesi ayrıca dikkate alınır. Sözleşmesel kanal sınırlamaları düzenlenirken rekabet hukuku yönünden ayrıca değerlendirme yapılmalıdır.

Marka Lisans Sözleşmesinde Yazılı Şekil Zorunlu mudur?

Bu nedenle olağan marka lisans sözleşmesi yazılı yapılmalıdır; noter onayı ise lisansın genel geçerlilik şartı değildir. Noterde düzenleme veya imza onayı tercih edilmesi, ispat ve imza güvenliği bakımından ayrı bir konudur. Noter şartının marka devrindeki hükümden hareketle bütün lisans sözleşmelerine genişletilmesi doğru olmaz.

Yazılı sözleşme, tarafların kimliğini ve yetkisini, lisansa konu markayı, izin verilen mal ve hizmetleri ve lisansın hukuki içeriğini belirlemeye elverişli olmalıdır. Sonradan yapılacak esaslı kapsam değişikliklerinin de yazılı biçimde düzenlenmesi, geçerlilik ve ispat uyuşmazlıklarını önlemeye hizmet eder. Bir e-posta yazışmasının veya faturadaki “marka kullanım bedeli” kaydının tek başına gerekli yazılı sözleşme koşullarını karşılayıp karşılamadığı, içeriği, imza ve temsil durumu incelenmeden varsayılamaz.

Marka Lisans Sözleşmesi TÜRKPATENT Siciline Kaydedilmeli midir?

SMK m.148/5’e göre hukuki işlemler, taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikteki şartların yerine getirilmesi üzerine sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Kural olarak sicile kayıt, taraflar arasında usulüne uygun kurulmuş olağan marka lisansının geçerlilik şartı değildir. Ancak kaydedilmeyen işlemden doğan haklar, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Buradaki “üçüncü kişi”, sırf lisans veren veya lisans alanın sözleşme tarafı olmasını değil, sicil dışındaki hukuki işlemden etkilenebilecek başka bir kişinin durumunu ifade eder; kişinin iyi niyeti somut olayda ayrıca değerlendirilir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin 08.03.2024 tarihli, E. 2022/166, K. 2024/447 sayılı kararında, taraflar arasında sunulmuş marka lisansı sözleşmesinin TÜRKPATENT kayıtlarında görünmemesinin sözleşmeyi geçersiz kılmadığı değerlendirilmiştir. Kararda, sözleşmenin tanıdığı alt lisans yetkisi ve karşı tarafa verilen somut yetki belgeleri birlikte incelenerek kullanımların verilen izin sınırlarında kaldığı kabul edilmiş, tecavüz iddiasını reddeden ilk derece kararı yönünden istinaf başvurusu esastan reddedilmiştir. Bu değerlendirme, sicil kaydının yokluğu ile gerçekten lisans izni bulunmamasının aynı şey olmadığını gösterir.

İstisna korunmalıdır: Ortak marka için lisans verilmesinde SMK m.148/7 gereğince sicile kayıt geçerlilik koşuludur. Bu özel hüküm, SMK m.148/5’in olağan lisanslar için öngördüğü bildirici kayıt etkisinden ayrılır.

Sicile Kayıt İçin Hangi Bilgi ve Belgeler Gerekir?

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m.20/2 uyarınca marka lisansının sicile kaydı ve yayımlanması için temel belgeler şunlardır:

1. Marka adını ve tescil numarasını içeren talep formu.
2. Lisans veren ile lisans alanın imza ve beyanlarını; lisanslanan mal veya hizmetleri; marka adını ve tescil numarasını; varsa lisans bedelini ve süresini belirten lisans sözleşmesi.
3. Sözleşme yabancı dildeyse yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
4. İlgili işlem ücretinin ödendiğini gösteren bilgi.

Başvurudan önce tescil numarası, sicil sahibi, taraf bilgileri ve sözleşme kapsamının birbiriyle tutarlı olduğu kontrol edilmelidir. Yönetmelikteki kayıt başvurusuyla sözleşmenin taraflar arasında yazılı şekilde kurulması farklı aşamalardır. Genel bir “tescil için zorunlu sabit süre” öngörülmüş gibi hareket edilmemelidir; ancak gecikme, iyi niyetli üçüncü kişiler karşısında ileri sürülebilirlik riskini büyütebilir. Sicil kaydının yapılmış olması da kapsamı belirsiz veya hukuken sorunlu her sözleşme hükmünü kendiliğinden geçerli kılmaz.

Marka Lisans Sözleşmesinde Hangi Hükümler Bulunmalıdır?

Kanun, tüm lisans sözleşmeleri için tek tip ticari bir şablon öngörmez. Bununla birlikte anlaşılabilir bir lisans ilişkisi kurmak ve ispat güçlüğünü azaltmak için aşağıdaki konular yazılı olarak somutlaştırılmalıdır.

Bedel bakımından sabit ücret ile satışa bağlı bedelin birlikte öngörülmesi mümkündür. Ciro esaslı bedelde brüt veya net satışın neyi kapsadığı, iadelerin, iskontoların ve ilişkili şirket satışlarının nasıl ele alınacağı belirlenmelidir. Bir asgari satış hedefi yahut münhasırlık karşılığında performans yükümlülüğü kararlaştırılıyorsa bunun ölçüm dönemi de açık olmalıdır. Bu unsurlar kanunun her lisans için zorunlu tuttuğu standart maddeler değil, sözleşmenin somut faaliyete uygun kurulmasını sağlayan düzenlemelerdir.

Lisans Verenin Kalite Denetimi ve Lisans Alanın Kullanım Yükümlülüğü

SMK m.24/4 uyarınca lisans veren, lisans alanın üreteceği malların veya sunacağı hizmetlerin kalitesini güvence altına alacak önlemleri alır; lisans alan da sözleşmedeki şartlara uymak zorundadır. Kalite denetimi, markanın belirli bir ticari kaynağı ve onunla bağlantılı standardı gösterme işleviyle ilgilidir. Denetimin kapsamı sektör ve ürünün niteliğine göre değişebilir.

Denetim araçları olarak marka kullanım kılavuzu, teknik şartname, numune onayı, üretim yeri incelemesi, hizmet standardı, şikâyetlerin takibi ve belirli dönemlerle uygunluk raporu kararlaştırılabilir. Lisans verenin denetim yetkisinin varlığı, lisans alanın işletmesini sınırsız biçimde yönetme yetkisi anlamına gelmez; sözleşme ve uygulanabilir hukuk sınırları gözetilmelidir.

Lisans alanın kullanımı marka sahibinin kullanımı sayılabilir. SMK m.9/3, marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanımın marka sahibi tarafından kullanım kabul edileceğini düzenler. Bununla birlikte bu sonuç için kullanımın ilgili mal ve hizmetlerde gerçekten gerçekleşmesi ve ciddi kullanım niteliğini taşıması gerekir. Sözleşmenin imzalanması veya sicile kaydedilmesi, fiilen kullanımın varlığını tek başına ispatlamaz. Faturalar, ürün fotoğrafları, sevk ve satış belgeleri ile tarihli tanıtım kayıtları kullanımın dönemini ve kapsamını destekleyebilir. Kullanılmayan markanın iptal şartları kullanmama nedeniyle marka iptali kapsamında ayrıca değerlendirilir.

Lisans Alan Sözleşmedeki Yetkisini Aşarsa Ne Olur?

SMK m.24/4, lisans alanın sözleşme şartlarına uymaması hâlinde marka sahibinin tescilli markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilmesini düzenler. SMK m.29/1-ç ise lisans yoluyla verilen hakların izinsiz genişletilmesini veya üçüncü kişilere devredilmesini marka hakkına tecavüz sayar. Bu sebeple uyuşmazlıkta önce yazılı lisansın verdiği yetki, sonra fiilî kullanım ve aradaki farklılık belirlenmelidir.

Örneğin yalnız belirli ayakkabı modellerinde markayı kullanmak üzere lisans alan üreticinin sözleşme kapsamı dışındaki modellerde aynı markayı kullanması, salt ürünlerin tüketicide benzer izlenim yaratıp yaratmadığından bağımsız bir yetki sınırı sorunu doğurur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 12.09.2013 tarihli, E. 2011/11401, K. 2013/15560 sayılı kararında, mülga 556 sayılı KHK dönemindeki modelle sınırlı marka lisansına ilişkin uyuşmazlıkta, lisansla verilen hakkın aşılıp aşılmadığı araştırılmadan yalnız tüketici algısına dayanılarak davanın reddedilmesini doğru bulmamış ve kararı bozmuştur. Karar önceki mevzuata ilişkin olmakla birlikte, lisansın sözleşmesel sınırlarının somut olarak araştırılması gerektiği yönündeki gerekçesi bugünkü SMK m.24/4 ve m.29/1-ç ayrımı açısından da açıklayıcıdır.

Bununla birlikte her sözleşme ihlali kendiliğinden marka hakkına tecavüz sayılmaz. Örneğin yalnız lisans bedelinin geç ödenmesi ile lisans izni dışındaki ürünlerde markanın kullanılması aynı hukuki olgu değildir. Bedel alacağı, sözleşmesel temerrüt ve varsa sona erme hükümleri kendi koşullarında; markasal kullanımın yetki sınırını aşması ise SMK hükümleri yönünden ayrıca değerlendirilmelidir. İhlalin niteliğine göre marka hakkına tecavüz oluşturan fiiller ve tecavüz davasında ileri sürülebilecek talepler gündeme gelebilir.

Lisansın hangi nedenle ve hangi tarihte sona erdiği, sona ermeden sonra stok, tabela, alan adı veya reklamlardaki kullanımların nasıl tasfiye edileceği ise bağımsız olarak marka lisans sözleşmesinin feshi ve fesih sonrası kullanım kapsamında incelenmelidir.

İki Varsayımsal Örnek ve Yakın Sözleşmelerden Ayrım

Örnek 1: Ürün Listesi Dışına Çıkan Üretici

Varsayımsal olarak, bir spor giyim markası sahibi markasının yalnız eşofmanlarda kullanılması için beş yıllık yazılı lisans vermiş olsun. Lisans alanın markayı ayrıca ayakkabılara yerleştirmesi hâlinde, her iki ürünün aynı işletmeden geldiği sanılıp sanılmayacağı sorusu dışında, öncelikle ayakkabı kullanımına izin verilip verilmediği araştırılır. Sözleşme ve ekleri, tescil kapsamı, siparişler, ürün örnekleri ve tarafların yazılı onayları bu incelemede önem taşır.

Örnek 2: Sicile Kaydedilmeyen Lisans

Bir marka sahibi, belirli hizmetler için üç yıllık yazılı lisans vermiş; taraflar kayıt başvurusunda bulunmamış olsun. Yalnız kayıt yokluğu, olağan lisansı taraflar arasında geçersiz kılmaz. Buna karşılık marka üzerinde daha sonra hak edinen iyi niyetli bir üçüncü kişiyle uyuşmazlıkta SMK m.148/5’in ileri sürülebilirlik sınırı tartışılabilir. Aynı durum ortak marka lisansı bakımından varsayılamaz; o lisansın geçerliliği için özel sicil kuralı uygulanır.

Marka lisansı, marka sahibinin işaretine verilen kullanım izni yönüyle franchise sözleşmesindeki marka lisansı ile kesişebilir. Ancak franchise ilişkisi, işletme modeli ve farklı edimleri de kapsayabilir; marka dışındaki hakların yönetimi franchise içinde diğer fikrî mülkiyet hakları başlığında ayrıca ele alınır. Tek sözleşmede markanın yanında patent, tasarım veya telif hakları da lisanslanıyorsa her hakkın kapsam ve şekil şartlarının ayrı belirlenmesi gerekir; bu konu karma fikrî mülkiyet lisansı çerçevesindedir. Örneğin yalnız marka lisansı verilmesi, ürün görseli üzerindeki bağımsız bir eser hakkının kendiliğinden lisanslandığı anlamına gelmez.

Marka Lisans Sözleşmesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Marka lisans sözleşmesinin noterden yapılması zorunlu mu?

Olağan marka lisansı için SMK m.148/4 uyarınca yazılı şekil zorunludur; noter onayı genel bir geçerlilik şartı değildir. Aynı hükümde marka devri için öngörülen noter onaylı şekil, lisansa kendiliğinden uygulanmaz.

TÜRKPATENT’e kaydedilmeyen marka lisansı geçersiz mi?

Olağan bireysel marka lisansı bakımından hayır. Sicile kaydedilmeyen işlemden doğan hakların iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülememesi riski vardır. Ortak marka lisansında ise SMK m.148/7 uyarınca sicile kayıt geçerlilik şartıdır.

Sözleşmede “inhisari” yazmıyorsa lisans münhasır mıdır?

SMK m.24/2 gereği aksi kararlaştırılmadıkça lisans inhisari değildir. Münhasırlık amaçlanıyorsa hangi marka, mal veya hizmet ve alan için geçerli olduğu açıkça belirtilmelidir.

Lisans alan markayı başka bir şirkete kullandırabilir mi?

Kural olarak hayır. SMK m.24/3 uyarınca sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans alan haklarını devredemez veya alt lisans veremez. İştirak şirketleri için de yetkinin ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

Lisans alanın markayı kullanması, beş yıllık kullanım yükümlülüğüne sayılır mı?

SMK m.9/3 gereği marka sahibinin izniyle kullanım, onun kullanımı olarak kabul edilir. Ancak sırf sözleşmenin varlığı yeterli değildir; tescil kapsamındaki ilgili mal veya hizmetlerde ciddi kullanımın somut delillerle gösterilmesi gerekir.

Lisans süresi devam ederken markanın koruma süresi biterse ne olur?

Lisans süresi ile marka tescilinin koruma süresi aynı değildir. Markanın yenilenmemesi veya başka nedenle korumasını kaybetmesi, lisans ilişkisinin amaç ve edimlerini etkileyebilir. Sözleşmedeki yenileme, risk paylaşımı ve sona erme hükümleri değerlendirilmelidir; marka tescilinin yenilenmesi ayrı bir sicil işlemidir.

Sonuç: Geçerli ve İspatlanabilir Bir Marka Lisansı Nasıl Kurulur?

Marka lisans sözleşmesinde belirleyici olan, lisans verenin yetkisinin doğrulanması, lisanslanacak marka ve mal veya hizmetlerin açıklığı, inhisarilik ile alt lisans şartlarının tereddütsüz belirlenmesi ve sözleşmenin yazılı yapılmasıdır. Olağan lisanslarda sicil kaydı geçerlilikten ayrı olarak üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilirliği etkiler; ortak marka lisansında ise özel geçerlilik koşulu söz konusudur. Kalite denetimi ve fiilî kullanım kayıtlarının düzenli tutulması, sözleşme süresince doğabilecek anlaşmazlıkların değerlendirilmesini kolaylaştırır.

Somut sözleşmenin kapsamı, kayıt işlemi ve marka kullanım sınırlarının hukuki değerlendirilmesi için marka hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmetinin konusu ayrıca incelenebilir.

Yazar Avukat Fatih Sefer